Competencia Desleal

Demanda de juicio ordinario en ejercicio de acciones contra infracciones de registro de marcas y por competencia desleal. Marca notoria. Marca no registrada. Juzgados de Marca Comunitaria.


  • Materia: Derecho Mercantil
  • Especialidad: / Derecho Mercantil / Competencia Desleal
  • Número: 12928
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: Acciones por violación del derecho de marca, COMPETENCIA DESLEAL, Competencia desleal, Competencia Desleal en General, Derecho a la marca y Acción Reivindicatoria, Efectos y Derechos conferidos por la marca y la solicitud de registro de marca, El derecho de marcas y las cláusulas de los contratos para su explotación. Nacimiento de las obligaciones. Cláusulas válidas y nulas. Derecho de marcas y fraccionamiento de los mercados. Competencia desleal., Jurisprudencia sobre la cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, La Ley de Competencia Desleal, La ley de Competencia Desleal: Parte General, La marca como objeto del derecho de propiedad, Ley de Competencia Desleal: Parte Especial, MARCAS, Marcas Comunitarias. Definición, Protección de la libre competencia y procedimientos de protección frente a la competencia desleal
  • FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 11-03-2014
Documentos originales presentados



El caso


Supuesto de hecho.
Alicante, 10-07-2009

La empresa demandante se dirige contra otra empresa, ambas dedicadas al sector de las bebidas alcohólicas, (en especial Ginebra) por un supuesto delito de competencia desleal, ejerciendo así acciones de marcas como consecuencia de que la empresa demandada hace uso de un color azul, marca no registrada, pero supuestamente notoria a ojos de la parte actora.  

Asimismo, la ahora demandante alega que la Ginebra vendida, por la parte demandada vulnera los derechos de marca de los que es titular, como consecuencia de parecerse visiblemente (mismo color de botella y tapón) siendo el estilo de la botella y su serigrafiado distinto. 

La ahora demandada, se opone a lo suplicado por la demandante y esta, no contenta que la resolución que el Tribunal de primera instancia dicta, interpone un recurso de apelación y otro de casación, como bien veremos a continuación. 

Objetivo. Cuestión planteada.

Que se desestime la demanda interpuesta por la parte actora, y consecuentemente se absuelva a la parte demandada de lo solicitado en la súplica de su demanda. 

La estrategia. Solución propuesta.
  • Demostrar que el producto vendido por la parte demandada (Ginebra) es una marca registrada que para nada plagia el producto de la parte actora, presentando para ello un estudio de mercado, y un análisis exhaustivo de los dos productos objeto de la presente litis. 
  • Demostrar que el color azul zafiro objeto de la presente litis no es de titularidad exclusiva de la empresa demandante, ya que además de no encontrarse registrado por esta, no cumple con los requisitos necesarios para que sea considerada una marca notoria. 
  • Demostrar que la parte demandante no presenta documentos o pruebas que sustancien la pretensión que alega, siendo así un escrito de demanda muy largo pero falto de contenido jurídico. 


El procedimiento judicial


  • Orden Jurisdiccional: Civil
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de lo Mercantil (Juzgado de Marca Comunitaria)
  • Tipo de procedimiento: Ordinario
  • Fecha de inicio del procedimiento: 21-09-2009
Partes

Parte demandante: 

  • Mercantil X.
  • Mercantil Y.

Parte demandada:

  • Mercantil Z.  

Peticiones realizadas

Parte demandante: 

  • Que se declare que la importación, fabricación, ofrecimiento, comercialización y publicitación por la entidad demandada, sin el consentimiento de las actoras, de la botella objeto de la presente litis. Constituye una infracción de marca comunitaria, una infracción del registro de marca española y un acto de competencia desleal. 
  • Que se declare que las actuaciones descritas anteriormente han ocasionado daños y perjuicios a las actoras y/o proporcionado un enriquecimiento ilícito a la demandada. 
  • Que se condene a la parte demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones. 
  • Que se condene a la demandada a que cese inmediatamente y a abstenerse en el futuro de fabricar, ofrecer, comercializar, importar, exportar, usar, publicitar o almacenar para alguno de los fines mencionados, en España y en los demás Estados integrantes de la UE en lo que a las acciones por infracción de registro de marca comunitaria se refiere, el producto objeto de la presente litis. 
  • Que se retire del tráfico económico, a su costa, en el plazo máximo de un mes o en el que alternativamente se fije por el Juzgado, todas las unidades de los envases de Ginebra objeto de la presente demanda, existentes en el mercado al tiempo de decretarse la ejecución de la Sentencia, así como todos aquellos materiales promocionales, cualquiera que sea su soporte, o cualesquiera otros medios o documentos en los que tales envases se hayan reproducido. 
  • Que se destruyan los envases del producto objeto de la presente litis, así como los materiales publicitarios.
  • Que se compense económicamente a la ahora demandada en concepto de indemnización de daños y perjuicios y/o por enriquecimiento injusto. 
  • Que se publique el texto íntegro de la sentencia o, su encabezamiento y parte dispositiva mediante su inserción en dos diarios de información general y en una revista del sector de la distribución de la libre elección de las actoras, sin ningún tipo de apostilla o comentario por parte de la demandada.
  • Imposición de las costas a la parte demandada.

Parte demandada:

  • Que se desestime la demanda adversa.
  • Que se absuelva a la ahora demandada.
  • Imposición de las costas a la parte demandante.  

Argumentos

Parte demandante: 

  • Que esta parte es titular de varias marcas comunitarias y de una marca nacional, así como de una marca unionista notoriamente usada no registrada.
  • Que la presentación de la botella de la parte demandada presenta un grado de semejanza tal con la presentación embotellada de la mercantil demandante que induce a confusión.
  • Que existe riesgo de confusión, además de que la parte demandada está utilizando los elementos característicos de la presentación de la ginebra de la mercantil demandante protegidos por esta sin justa causa, obteniendo así una ventaja desleal de carácter distintivo. 
  • Que la parte demandada incurre en actos de imitación confusa, contratos a la buena fe por obstaculización por dilución de explotación de reputación ajena y de imitación. 
  • Que la parte demandante aun no habiéndola registrado es titular exclusivo de la marca consistente en el color azul zafiro objeto de la presente litis. 

Parte demandada:

  • Que no hay resolución que declare la notoriedad de la marca no registrada, consistente en el color azul zafiro, no ejercitándose así acción declarativa para ello.
  • Que se da una falta de notoriedad, de idoneidad y de carácter distintivo del color azul zafiro para ser marca. 
  • Que se ha producido una vulgarización del color azul zafiro, como consecuencia de que es empleado por otras marcas en los últimos años para sus bebidas premium.  

Normas y artículos relacionados



Documental aportada

Parte demandante:`

  • Documentos 1 y 2: Poder para pleitos.
  • Documento 3: Nota simple informativa obtenida on line del Registro Mercantil Central. 
  • Documento 4: Muestras de la botella de ambas mercantiles. 
  • Documento 5: Certificaciones emitidas por la OEPM y por la OAMI en fecha de 1 de junio de 2009 y 29 de mayo de 2009. 
  • Documento 6: Lista de registro de marca a nivel mundial titularidad de la ahora demandante. 
  • Documento 7: Certificado emitido y firmado sobre el volumen de ventas por países realizado desde el año 2007 hasta el año 2009.
  • Documento 8: Impresión de la página web explicativa de la misma. 
  • Documento 9: Extractos obtenidos de la página web de la mercantil demandante en los que se hace referencia a las acciones mencionadas, así como un CD en el que se pueden encontrar varios videos obtenidos de la página web en los que se relata el día a día de la final del premio de ginebras de 2008. 
  • Documento 10: CD con varios spots publicitarios de la ginebra de la ahora demandante extraídos de YouTube.
  • Documento 11: Diferentes recortes publicados/emitidos entre los años 2007 y 2008 en medios de prensa escrita, radio e internet de todo el mundo. 
  • Documento 12: Las 21 copas de cocktail finalistas de los distintos concursos de copas de diseñadores de cocktail celebrados en los distintos países y que forman parte de la gran final del año 2008. 
  • Documento 13: Certificados emitidos relativos a los planes de medios en España desde el año 2002, relativos a la ejecución en España de la prestigiosa campaña publicitaria de la ginebra de la ahora demandante. 
  • Documento 14: Presentaciones internas, certificadas por el Secretario del Consejo de Administración de la mercantil demandante junto con su traducción, sobre distintas acciones promocionales, publicitarias y de marketing llevadas a cabo específicamente en España, en torno al producto de la mercantil demandante durante los últimos años. 
  • Documento 15: Dossier en el que se recopilan diferentes extractores obtenidos de Internet, referentes todos ellos a la ginebra de la ahora demandante.
  • Documento 16: Cuatro diferentes ediciones de la guía de la ginebra de la ahora demandante. 
  • Documento 17: Diferentes recortes de prensa publicados en España de 2002 a 2008 en los que se hace referencia a la ginebra de la ahora demandante como una de las etiquetas más reconocibles del mundo, una de las marcas más solicitadas. 
  • Documento 18: Folleto informativo.
  • Documento 19: Fotografías de algunos de los eventos organizados, patrocinados o celebrados por la ginebra de la ahora demandante. 
  • Documento 20: Fotografías de diferentes materiales utilizados en las degustaciones originadas por la ginebra de la ahora demandante o material utilizado en las fiestas, cócteles, eventos organizados, ofrecidos o patrocinados por la misma. 
  • Documento 21: Muestras físicas de material utilizado en las degustaciones organizadas y ofrecidas por la ginebra de la ahora demandante. 
  • Documento 22: Muestras físicas de diferentes materiales publicitarios, promocionales y de marketing, todos ellos en tonos azules. 
  • Documento 23: Cartel publicitario de una exhibición de la ginebra de la ahora demandante. 
  • Documento 24: CD que contiene videos de las celebraciones en España de la exposición de la ginebra de la ahora demandante. 
  • Documento 25: Dossier, junto con la traducción de los pasajes más relevantes, en el que se recopilan diferentes extractos obtenidos de Internet, referentes todos ellos a las acciones que realiza la ahora demandante por todo el Reino Unido.
  • Documento 26: Muestras físicas de diferentes materiales publicitarios, promocionales y de marketing, todos ellos en tonos azules.
  • Documento 27: Certificado emitido sobre todos los datos publicados relativos al volumen de ventas. 
  • Documento 28: Certificado emitido y firmado relativos a los resultados de una encuesta llevada a cabo entre 55 consumidores españoles de bebidas alcohólicas entre el 1 de octubre de 2007 y 28 de diciembre de 2007. 
  • Documento 29: Certificados e impresiones de los diferentes premios y reconocimientos otorgados a lo largo de la historia como la ginebra más prestigiosa como consecuencia de una encuesta llevada a cabo entre 1760 consumidores. 
  • Documento 30: Certificado en el que se acredita que el color azul en relación con botellas de ginebra es identificado por los profesionales de la hostelería y restauración, así como por los consumidores, única y exclusivamente con el producto de la ahora demandante. 
  • Documento 31: Información sobre la Asociación de Barman Españoles. 
  • Documento 32: Certificado sobre la notoriedad de la ginebra de la ahora demandante y del color azul como perteneciente a dicho producto. 
  • Documento 33: Diversos artículos y publicaciones de terceros obtenidos de Internet, en los que se hace referencia a la ginebra de la ahora demanda, a su excelente calidad, al carácter secreto de su receta y a su exclusivo modo de elaboración. 
  • Documento 34: Impresión de algunas opiniones de consumidores obrantes en Internet desde el año 2001. 
  • Documento 35: Selección de diversos comentarios en prensa en los que se identifica el color azul con la ginebra de la ahora demandante. 
  • Documento 36: Una muestra física de la ginebra de la ahora demandada. 
  • Documento 37: Acta Notarial de 22 de julio de 2009. 
  • Documento 38: Copia de correspondencia del 18 de agosto de 2008 y 25 de septiembre del mismo año. 
  • Documento 39: Extracto de la base de datos online de la OEPM relativo al expediente de solicitud de marca española, copia del formulario de oposición y de alegaciones complementarias, copia de la resolución de denegación de la mencionada solicitud de marca, de 13 de abril de 2009, copia del recurso interpuesto por la demandada contra dicha resolución y, copia de la contestación al recurso presentada por mi mandante el 6 de julio de 2009.
  • Documento 40: Extracto de la base de datos de la OAMI relativo a la solicitud de marca comunitaria.
  • Documento 41: Copia del requerimiento enviado por mis mandantes a la empresa responsable de la comercialización de otra ginebra. 
  • Documento 42: Copia de la comunicación remitida en fecha de 10 de octubre de 2002. 
  • Documento 43: Acta Notarial del 3 de septiembre de 2009, acreditativa de la comercialización de sendas botellas en el mismo estante de los supermercados. 
  • Documento 44: Muestra de otras ginebras.
  • Documento 45: Extractos obtenidos de Internet que acreditan la condición de premium. 
  • Documento 46: Extractos obtenidos de Internet de fotografías de otras ginebras Premium existentes en el mercado español. 
  • Documento 47: Certificación emitida. 
  • Documento 48: Archivos de diferentes compañías. 
  • Documento 49: Obtención de certificaciones registrales. 

Parte demandada:

  • Documento 1: Poder especial para pleitos.  
  • Documento 2: Nota de información mercantil e incidencias.
  • Documento 3: Informe comercial. 
  • Documentos 4 a 6: Documentos acreditativos de su participación en diferentes concursos. 
  • Documentos 7, 8 y 20: Documentos de los que se deduce que la ginebra de la ahora demandada no es más que uno de los muchos productos distribuidos en España. 
  • Documentos 11 y 12: Mas documentación acreditativa. 
  • Documento 13: Contrato de 21 de agosto de 2008. 
  • Documento 15: Documentos de 26 de marzo de 2007 y 27 de marzo de 2009 en los que se comunican con una destilería. 
  • Documento 22: Información obtenida de la página web Wikipedia, relativa a la destilería que trabaja en la fabricación de la ginebra de la ahora demandada. 
  • Documento 23: Información sobre la destilería que se puede encontrar en su propia página web. 
  • Documento 17: Negociaciones con una tercera entidad.
  • Documento 24: Listado con más detalle de las marcas. 

Resolución Judicial




Segunda instancia

Tipo de recurso: Recurso de apelación
Recurrente: Mercantiles X e Y
Fecha del recurso: 09-03-2011
Tribunal: Audiencia Provincial

Prueba

No hay/no consta


Documentación

no hay/no consta


Resolución judicial del recurso

Fecha de la resolución judicial: 09-01-2012

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
  • Se desestima el recurso de apelación interpuesta por la antes demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria de fecha 20 de enero de 2011 y se confirma dicha resolución.
  • Imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante (antes demandante).
  • Perdida del depósito constituido por la parte recurrente. 


Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
  • La prueba practicada en el procedimiento no permite considerar que el color azul empleado por la actora haya adquirido, por el uso, carácter distintivo tal que permita considerar el nacimiento de una marca, al margen del registro, la cual pueda ser protegida de conformidad con el art. 34.5 LM. 
  • Las diferencias entre las botellas de la parte demandada y demandante son importantísimas, por lo que el riesgo de confusión es inexistente al entender de este Tribunal como consecuencia de que las abundantes divergencias visuales entre los signos marcarios tridimensionales registrados y el envase de la demandada. 
  • No se cumplen con los requisitos para que se produzca la protección ya que el signo no es identidad, no es notoria o renombrada, los productos utilizados no son idénticos, no se realiza una utilización del signo sin justa causa y, con la utilización del signo no se puede indicar una conexión entre los bienes o servicios y el titular de la marca. 
  • No se aprecian actos de competencia desleal (arts. 5, 6, 11 y 12 LCD). 
  • Imposición de las costas a la luz de los arts. 394 y 398 LEC.


Tercera instancia

Tipo de recurso: Recurso de casación
Recurrente: Mercantiles X e Y
Fecha del recurso: 04-12-2012
Tribunal: Tribunal Supremo

Prueba

No hay/no consta


Documentación

No hay/no consta


Resolución judicial del recurso

Fecha de la resolución judicial: 11-03-2014

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
  • Se desestima el recurso extraordinario por infracción y casación interpuesto por la ahora recurrente (antes demandante) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de 9 de enero de 2012 interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 20 de enero del 2011.
  • Imposición de las costas a la parte recurrente.


Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
  • Se mezclan dos cuestiones distintas, una relativa a la falta de motivación o a los defectos en la misma que equivaldrían a la ausencia, y otra, la valoración de la prueba y la infracción de reglas sobre la prueba. 
  • La sentencia recurrida no niega que un color pueda llegar a constituir por sí sólo una marca, pero sí que en este caso en que no está registrada, haya adquirido la condición de marca notoria en aplicación de la doctrina de la Sentencia de 6 de mayo de 2003, C- 104/01 (Caso Libertel). 
  • No se da un riesgo de confusión entre las marcas y sus productos en aplicación del art 9.1 del Reglamento CE 207/2009, de 26 de febrero sobre la marca comunitaria.
  • Existen signos distintivos entre ambas marcas, diseño de la botella diferente, etiquetas diferentes, serigrafiado distinto. 
  • No se produce una infracción de los arts. 34.2.c) LM y 9.1.c) RMC al no existir conexión entre las marcas notorias de la demandante y la botella de la demandada, ni que en su caso, provoque un aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de aquellas marcas. 
  • Imposición de las costas a la parte recurrente en base a lo recogido en el art 398 LEC.




Jurisprudencia


Jurisprudencia (Enlaces)



Formularios jurídicos relacionados con este caso



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