Madrid, 09-04-2002

Con fecha 9 de abril de 2002, fecha de inicio del presente supuesto de hecho, la entidad mercantil HRNG ESPAÑA S.A., acudió ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) en solicitud de protección registral para la denominación “OREN”, para proteger los siguientes productos: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebe; emplastos, material para apósitos; material para empastar dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, registrados en la clase 5ª del Nomenclator Internacional.

Contra dicha solicitud se entabló oposición en fecha de 13 de agosto de 2002 por parte de GRAMA S.A. con base en su marca internacional “OWEN”, incluida en la clase 5ª para proteger productos farmacéuticos dermatológicos.

En dicho escrito de oposición se venían a sostener el siguiente orden de consideraciones: 1) Cuasi identidad denominativa y fonética entre las marcas enfrentadas, habida cuenta de que la marca impugnada está casi íntegramente incluida en la marca oponente de GRAMA S.A.. Así, seis de las siete letras que configuran la marca impugnada coinciden con la marca oponente de GRAMA, S.A., con el mismo orden y estructura; y, 2) Identidad aplicativa de los productos protegidos, incluidos en la clase 5ª, lo que coadyuva al riesgo de confusión que la convivencia de dichas marcas podría llegar a producir.

Como consecuencia de la oposición entablada se decretó suspenso de fondo sobre el expediente de la marca solicitada, el cual fue contestado por la solicitante alegando la existencia de diferencias denominativas entre los signos enfrentados.

Posteriormente, con fecha 20 de enero de 2003, recayó resolución de concesión de la marca “OREN”, para distinguir productos de la clase 5ª del Nomenclator Internacional de Marcas, con base en la siguiente argumentación: “No se tiene en cuenta la oposición de la marca internacional “OWEN” clase 5ª, por diferencias denominativas, considerando que podrían convivir sin dar lugar a confusión”.

Con fecha 10 de octubre de 2003, vino a desestimarse el citado recuso de alzada interpuesto, mediante nota resolutoria en la que se establecía lo siguiente:

“CONSIDERANDO: Que el art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable al presente caso de registro de marca internacional, en virtud de la remisión indirecta que al mismo efectúan los artículos 5 del Arreglo de Madrid, 74 de la citada Ley española y 6 quinquies B1 del Convenio de la Unión de París prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares pueden inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, de donde se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: De una parte la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos y, de otra, la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los signos enfrentados son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas.

CONSIDERANDO: Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que no concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados la marca solicitada. “OREN”, clase 5 y la oponente Marca Internacional “OWEN” clase 5, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado.

En consecuencia se acuerda la DESESTIMACIÓN del recurso interpuesto”

El cliente es la compañía GRAMA S.A., titular de la marca internacional “OWEN”, y su objetivo es imposibilitar la inscripción de la marca de su competidora, la mercantil solicitante.

La estrategia del abogado consiste en acudir a la vía judicial para anular la resolución administrativa que permite a la mercantil competidora utilizar la marca solicitada y su acceso al Registro de Patentes y Marcas.