Madrid, 05-10-1999

Con fecha 4 de agosto de 1998, Doña Pilar acudió ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) con la finalidad de solicitar protección registral para la marca “DESIERTO” y así proteger “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares y dentífricos; desodorantes para uso personal y especialmente, jabones”, productos comprendidos en la clase 3ª del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Contra la solicitud de marca se estableció oposición por parte de la compañía WWB, dedicada a la publicidad y comercialización del tabaco “DESERT”. Los motivos de tal oposición hacían referencia a una semejanza o cuasi identidad fonética, gráfica y aplicativa entre ambas marcas, así como al aprovechamiento indebido por parte de la solicitante.

Con fecha 5 de octubre de 1999, fecha de inicio del presente supuesto de hecho, recayó resolución  por la que se concedía la inscripción registral de la marca “DESIERTO” (gráfica). El motivo que apunta la OEPM es que la solicitante ya es titular de varias marcas con la denominación “DESIERTO” y del gráfico de un oasis.

Dicha  resolución se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) el día 16 de noviembre de 1999 y contra ella presenta Recurso de alzada la compañía WWB.

El cliente, la mercantil WWB y titular de la marca “DESERT”, pretende que la marca solicitada por su competidora, Dª. Pilar, no acceda al Registro de la Propiedad Industrial, ya que se crearía riesgo de asociación, en los consumidores, al creer que los productos de ambas empresas tienen origen en la misma mercantil.

El abogado de la compañía WWB intentará demostrar la gran similitud o casi identidad existente entre los nombres DESIERTO y DESERT, hecho que induciría a que los consumidores confundiesen los productos de ambas compañías, en el caso de acceder la solicitud de Dª. Pilar al Registro de la Propiedad Industrial. Además, insistirá en la idea de que la marca de su representada es renombrada y notoria, para que goce de la especial protección que otorga la ley a esta clase de marcas.