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Propiedad Intelectual e Industrial
Demanda por violación de marcas y competencia desleal. Nulidad de la marca.
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 05-05-2010
- Materia: Derecho Mercantil
- Especialidad: / Derecho Mercantil / Propiedad Intelectual e Industrial
- Número: 4562
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: COMPETENCIA DESLEAL, Marcas, PROPIEDAD INTELECTUAL
Supuesto de hecho.
La compañía HH es una empresa dedicada a la fabricación de productos de confitería, entre ellos unos caramelos balsámicos mentolados con la denominación X, siendo titular de la marca denominativa "X" de caramelos y la marca mixta viene referneciada con una dibujo específico.
La compañía MM está dedicada a la fabricación de caramelos, dulces y golosinas de todas clases que lanzó unos caramelos balsámicos de distintos sabores bajo la denominación similar a "X", denominada X1; conta esta denominación X1 la compañía HH interpuso oposición alegando que la denominación X1 se confundía con sus marcas prioritarias "X" , siendo así que el registrador dictó resolución por la que denegaba la denominación "X1" porque la misma colisionaba con las marcas prioritarias "X", si bien la Oficina Española de Marcas dictó resolución en fecha 8 de marzo de 2005 concediendo dicha marca al considerar que entre ambas denominaciones existían suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, resolución que la actora no recurrió en vía contencioso-administrativa.
Los envoltorios de los caramelos balsámicos comercializados por la demandada no se ajustan a la marca mixta que se le concedió y se han diseñado de una manera que sirve para confundir al consumidor de la marca "X".
La compañía HH interpuso una demanda de juicio ordinario contra la compañía MM solicitando la declaración de nulidad de la marca "X1" por ser confundible y comparable a la marca prioritaria "X", y que se declare la comercialización de los caramelos "X1" es un acto de violación de marcas y que constituye un acto de competencia desleal, además de solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
La Sentencia del Juzgado Mercantil de Oviedo estimó la demanda en su totalidad, declarando la nulidad de la marca, acto de competencia desleal, imponiendo una indemnización por daños y perjuicios de 63.664,49 euros a la demandada y condenándola a la cesación en la fabricación y comercialización de sus caramelos, retirada y destrucción de los mismos y a la publicación de la sentencia en una revista del sector y en dos publicaciones de difusión nacional así como su notificación a proveedores, agentes, clientes y demás interesados.
La Sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Oviedo, el cual dictó sentencia estimando parcialmente el recurso de apelación en los siguientes extremos: i) reducir la indemnización a 41.686, 04 euros y ii) limitar la publicación al Fallo de la sentencia en una revista del sector.
Objetivo. Cuestión planteada.
El cliente es la compañía HH, demandante y titular de la marca mixta de caramelos balsámicos "X"; su objetivo es que se declare que la marca "X1" sea declarada nula por colisionar con su marca prioritaria "X", que se declare un acto de competencia desleal por parte de la demandada, que la demandanda MM deje de comercializar sus caramelos "X1", que retire del mercado destruya los ya existentes y que le pague a la demandante una indemnización por daños y perjuicios.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado consiste en demostrar que la marca "X" es prioritaria y que no se debería haber concedido la marca "X1" a la compañía MM, por colisionar con dicha marca prioritaria; por ello, declarar la marca "X1" nula y sin valor legal. (Acción de nulidad).
En segundo lugar, demostrar que la fabricación y comercialización de los caramelos "X1" utilizando una marca mixta, diferente a la registrada como "X1", es un uso no permitido, violando la ley de marcas y constituyendo un acto de competencia desleal. (Acción de cesación y Acción de remoción)
Se pretende demostrar que la fabricción y comercialización de los caramelos "X1" por parte de la compañía MM ha ocasionado unos daños a la compañía HH, que deben ser indemnizados según lo establecido en la Ley de Marcas. (Acción de indemnización de daños y perjuicios).
Finalmente se pretende conseguir una publicación de la Sentencia para recuperar el prestigio de la marca "X" (Acción de difusión).
Oviedo, 06-06-2008
La compañía HH es una empresa dedicada a la fabricación de productos de confitería, entre ellos unos caramelos balsámicos mentolados con la denominación X, siendo titular de la marca denominativa "X" de caramelos y la marca mixta viene referneciada con una dibujo específico.
La compañía MM está dedicada a la fabricación de caramelos, dulces y golosinas de todas clases que lanzó unos caramelos balsámicos de distintos sabores bajo la denominación similar a "X", denominada X1; conta esta denominación X1 la compañía HH interpuso oposición alegando que la denominación X1 se confundía con sus marcas prioritarias "X" , siendo así que el registrador dictó resolución por la que denegaba la denominación "X1" porque la misma colisionaba con las marcas prioritarias "X", si bien la Oficina Española de Marcas dictó resolución en fecha 8 de marzo de 2005 concediendo dicha marca al considerar que entre ambas denominaciones existían suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, resolución que la actora no recurrió en vía contencioso-administrativa.
Los envoltorios de los caramelos balsámicos comercializados por la demandada no se ajustan a la marca mixta que se le concedió y se han diseñado de una manera que sirve para confundir al consumidor de la marca "X".
La compañía HH interpuso una demanda de juicio ordinario contra la compañía MM solicitando la declaración de nulidad de la marca "X1" por ser confundible y comparable a la marca prioritaria "X", y que se declare la comercialización de los caramelos "X1" es un acto de violación de marcas y que constituye un acto de competencia desleal, además de solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
La Sentencia del Juzgado Mercantil de Oviedo estimó la demanda en su totalidad, declarando la nulidad de la marca, acto de competencia desleal, imponiendo una indemnización por daños y perjuicios de 63.664,49 euros a la demandada y condenándola a la cesación en la fabricación y comercialización de sus caramelos, retirada y destrucción de los mismos y a la publicación de la sentencia en una revista del sector y en dos publicaciones de difusión nacional así como su notificación a proveedores, agentes, clientes y demás interesados.
La Sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Oviedo, el cual dictó sentencia estimando parcialmente el recurso de apelación en los siguientes extremos: i) reducir la indemnización a 41.686, 04 euros y ii) limitar la publicación al Fallo de la sentencia en una revista del sector.
Objetivo. Cuestión planteada.
El cliente es la compañía HH, demandante y titular de la marca mixta de caramelos balsámicos "X"; su objetivo es que se declare que la marca "X1" sea declarada nula por colisionar con su marca prioritaria "X", que se declare un acto de competencia desleal por parte de la demandada, que la demandanda MM deje de comercializar sus caramelos "X1", que retire del mercado destruya los ya existentes y que le pague a la demandante una indemnización por daños y perjuicios.
La estrategia. Solución propuesta.
La estrategia del abogado consiste en demostrar que la marca "X" es prioritaria y que no se debería haber concedido la marca "X1" a la compañía MM, por colisionar con dicha marca prioritaria; por ello, declarar la marca "X1" nula y sin valor legal. (Acción de nulidad).
En segundo lugar, demostrar que la fabricación y comercialización de los caramelos "X1" utilizando una marca mixta, diferente a la registrada como "X1", es un uso no permitido, violando la ley de marcas y constituyendo un acto de competencia desleal. (Acción de cesación y Acción de remoción)
Se pretende demostrar que la fabricción y comercialización de los caramelos "X1" por parte de la compañía MM ha ocasionado unos daños a la compañía HH, que deben ser indemnizados según lo establecido en la Ley de Marcas. (Acción de indemnización de daños y perjuicios).
Finalmente se pretende conseguir una publicación de la Sentencia para recuperar el prestigio de la marca "X" (Acción de difusión).
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