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Propiedad industrial
Propiedad intelectual e industrial. Recurso contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mercantil impugna la concesión de una marca. Estimado.
- FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 14-10-2005
- Materia: Derecho Mercantil
- Especialidad: / Derecho Mercantil / Propiedad Intelectual e Industrial / Propiedad industrial
- Número: 1303
- Tipo de caso: Caso Judicial
- Voces: DENOMINACIONES SOCIALES, DISEÑOS INDUSTRIALES, Marcas, Nombres comerciales, PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RECURSO DE ALZADA, Registro de la Propiedad Industrial
Supuesto de hecho.
Objetivo. Cuestión planteada.
La estrategia. Solución propuesta.
Madrid, 12-03-2003
Con fecha 12 de marzo de 2003, de inicio del presente supuesto de hecho, la mercantil VITAMINAS S.A. acudió ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en solicitud de protección registral para la marca denominativa “ZILIX”, para proteger “Preparaciones farmacéuticas y medicinales para uso solamente en el ámbito gastro-enterológico” registrados en la clase 5ª del Nomenclator Internacional.
La solicitud de marca referenciada fue notificada a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) y en fecha de 27 de mayo de 2003 se entabló oposición por parte de la Sociedad FARMK, S.A., con base a su marca “XILIZ”, incluida en la clase 5ª para proteger “Preparaciones farmacéuticas y medicinales para uso solamente en el ámbito gastro-enterológico.”
En dicho escrito de oposición se venían a sostener el siguiente orden de consideraciones:
- Cuasi identidad denominativa y fonética entre las marcas enfrentadas “ZILIX” (solicitada) y “XILIZ” (oponente), al tener ubicadas en la misma situación las letras ILI, alterando la marca impugnada exclusivamente la colocación de la primera y la última letra ZX/XZ de la marca oponente.
- Tal identidad prosódica y fonética entre las marcas en liza generaría, sin duda alguna, la errónea creencia en los consumidores de que ambos distintivos tienen una titularidad común.
- Identidad aplicativa de los productos protegidos, incluidos en la clase 5ª, lo que coadyuva al riesgo de confusión que la convivencia de dichas marcas podría llegar a producir.
A consecuencia de las oposiciones entabladas, se decretó el suspenso de fondo sobre el expediente de la marca solicitada, el cual fue contestado por la solicitante alegando la existencia de diferencias fonéticas y denominativas suficientes entre los signos enfrentados.
La Oficina Española de Patentes y Marcas mediante nota resolutoria de fecha 29 de enero de 2004, publicada en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial en fecha 1 de marzo de 2004, procedió a la concesión de la marca internacional “ZILIX”, siendo el tenor literal de dicha resolución el siguiente:
“No se tiene en cuenta la oposición de la marca nacional ZILIX y XILIZ ambas en clase 5, por diferencias denominativas, considerando que podrían convivir sin dar lugar a error o confusión”
Contra dicha resolución se interpuso recurso de alzada en fecha 29 de marzo de 2004 por parte de FARMK S.A., en la cual se venía a argumentar: 1) la cuasiidentidad denominativa entre las marcas enfrentadas tras una visión de conjunto, y 2) la identidad aplicativa entre los productos farmacéuticos de las marcas enfrentadas.
Con fecha 2 de julio de 2004 vino a desestimarse el citado recuso de alzada interpuesto, mediante nota resolutoria en la que se establecía que no concurrían los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro por existir entre los distintivos enfrentados, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público.
La solicitud de marca referenciada fue notificada a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) y en fecha de 27 de mayo de 2003 se entabló oposición por parte de la Sociedad FARMK, S.A., con base a su marca “XILIZ”, incluida en la clase 5ª para proteger “Preparaciones farmacéuticas y medicinales para uso solamente en el ámbito gastro-enterológico.”
En dicho escrito de oposición se venían a sostener el siguiente orden de consideraciones:
- Cuasi identidad denominativa y fonética entre las marcas enfrentadas “ZILIX” (solicitada) y “XILIZ” (oponente), al tener ubicadas en la misma situación las letras ILI, alterando la marca impugnada exclusivamente la colocación de la primera y la última letra ZX/XZ de la marca oponente.
- Tal identidad prosódica y fonética entre las marcas en liza generaría, sin duda alguna, la errónea creencia en los consumidores de que ambos distintivos tienen una titularidad común.
- Identidad aplicativa de los productos protegidos, incluidos en la clase 5ª, lo que coadyuva al riesgo de confusión que la convivencia de dichas marcas podría llegar a producir.
A consecuencia de las oposiciones entabladas, se decretó el suspenso de fondo sobre el expediente de la marca solicitada, el cual fue contestado por la solicitante alegando la existencia de diferencias fonéticas y denominativas suficientes entre los signos enfrentados.
La Oficina Española de Patentes y Marcas mediante nota resolutoria de fecha 29 de enero de 2004, publicada en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial en fecha 1 de marzo de 2004, procedió a la concesión de la marca internacional “ZILIX”, siendo el tenor literal de dicha resolución el siguiente:
“No se tiene en cuenta la oposición de la marca nacional ZILIX y XILIZ ambas en clase 5, por diferencias denominativas, considerando que podrían convivir sin dar lugar a error o confusión”
Contra dicha resolución se interpuso recurso de alzada en fecha 29 de marzo de 2004 por parte de FARMK S.A., en la cual se venía a argumentar: 1) la cuasiidentidad denominativa entre las marcas enfrentadas tras una visión de conjunto, y 2) la identidad aplicativa entre los productos farmacéuticos de las marcas enfrentadas.
Con fecha 2 de julio de 2004 vino a desestimarse el citado recuso de alzada interpuesto, mediante nota resolutoria en la que se establecía que no concurrían los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro por existir entre los distintivos enfrentados, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público.
Objetivo. Cuestión planteada.
Imposibilitar la inscripción de su competidora la mercantil solicitante.
La estrategia. Solución propuesta.
Acudir a la vía judicial para anular la resolución administrativa que permite a la mercantil competidora utilizar la marca solicitada y su acceso al Registro de Patentes y Marcas.
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